权利要求的修改不在范围之内。

案情简介:

涉案专利号名为“辐射源和辐射检测系统及方法的控制单元和控制方法”，专利权人为同方威视科技有限公司和清华大学。申请日为10，13，授权公告日为2011，授权公告中有48项权利要求。无效请求人北京和君信达科技有限公司于2065438+2007年3月24日向原审专利复审委员会提出无效宣告请求。专利权人在收到复审委员会的无效传送书后，在指定期限内提交了1的修改版本，将授权文本中的48项权利要求修改为272项权利要求。2017 10 19双方都参加了口头审理。在口头审理过程中，专利权人提出从修改后的272项权利要求中删除196项权利要求，并在口头审理结束后提交了包含剩余76项权利要求的修改文本2。2018年4月11日，专利复审委员会作出无效决定，在专利权人提交的包含76项权利要求的修改文本2的基础上，维持专利权有效。原告不服该无效决定，向北京知识产权法院提起诉讼。北京知识产权法院一审判决:撤销原复审委员会作出的复审决定，复审委员会重新作出决定。专利权人不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高法院二审判决驳回上诉，维持原判。

本案争议的焦点之一是专利权人在无效程序中对权利要求的修改是否超出范围。无效程序中，专利权人通过两种方式修改权利要求，最高法院分别对两种修改方式是否超出范围进行说明。

第一修改意味着简单地改变从属权利要求的引用关系，而不修改从属权利要求引用的权利要求。以从属权利要求4为例，权利要求4在公告授权时引用了权利要求3，权利要求3引用了权利要求2，而专利权人在无效程序中将权利要求4改为引用权利要求2。与原权利要求4相比，相当于删除了原权利要求3的技术特征，即限定第二探测器的位置“第二探测器位于第一探测器和辐射源之间”。

最高法院认为，权利人通过改变引用关系以删除相关技术特征的方式修改权利要求，其本身并不违反专利法及其实施细则的相关规定，可以视为审查指南中“权利要求的进一步限定”的修改方法。最高法院对一审法院在判断权利要求修改是否超出范围时采用的比较法进行了修正，认为在判断修改是否超出范围时应以原独立权利要求为基准，即修改后的权利要求4应与原权利要求1进行比较，而不是与其有最大对应关系的原权利要求4。

最高法院虽然认可了第一次修改本身，但仍然没有支持本案专利权人的上述修改。最高法院认为，判断权利要求修改是否超出范围的最终问题在于，修改后的权利要求(1)所请求的技术方案是否超出原专利独立权利要求所设定的最大保护范围，以及(2)是否属于本领域技术人员在阅读原专利权利要求及其说明书和附图后能够“直接、清楚地推导出”的技术方案。

最高法院认为，本案中，修改后的权利要求4删除了“第二探测器位于第一探测器与辐射源之间”的技术特征，将请求保护的技术方案扩展为第二探测器位于其他位置的若干技术方案，这些技术方案在原专利权利要求、说明书和附图中均未明确提及或论述。同时，改装也在一定程度上偏离了高能辐射探测设备研发中的技术审慎性和安全性原则。本领域技术人员在阅读这些技术资料后难以直接、清楚地推导出上述所有新的技术方案，即修改没有说明书和附图的支持，因此修改后的权利要求4违反了上述“直接、清楚推导”的原则，不符合2001的专利法实施细则第六十八条的规定。

第二次修改是指在原权利要求的基础上，经过两次以上的“进一步定义”，形成若干新的权利要求。以权利要求13和14为例，修改后的独立权利要求13是在原独立权利要求1的基础上增加原权利要求2的部分特征和原权利要求3的全部特征而形成的；修改后的权利要求14是在原独立权利要求1的基础上，增加了原权利要求2的部分特征和原权利要求5的全部特征。

对于第二次修改，最高法院也认可了修改本身，但认为修改后的权利要求13和14使得技术方案更加复杂，本领域技术人员在阅读原权利要求及其说明书和附图后无法直接、清晰地推导出新的技术方案，且该修改无法得到说明书和附图的支持。因此，修改后的权利要求13和14不符合2001专利法实施细则第六十八条的规定。

个案分析

专利法实施细则第六十九条第一款规定，在无效宣告请求审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但不得扩大原专利的保护范围(即2001专利法实施细则第六十八条第一款，本案适用)。

《审查指南》第四章第三条规定，在发明或者实用新型专利无效宣告程序中，只能修改权利要求，修改原则为:(1)不得改变原权利要求的主题名称。(2)与授权权利要求相比，原专利的保护范围不得扩大。(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。(4)一般情况下，不得增加授权权利要求中未包含的技术特征。第条规定，修改专利权的具体方式一般限于删除专利权、删除技术方案、进一步界定专利权和更正明显错误。

根据最高法院在本案中的观点，本案专利权人采用的两种修改方法均可归为“对权利要求的进一步限定”，属于上述审查指南中规定的修改方法之一。此外，从最高法院在本案中确立的判断标准来看，无效程序中权利要求修改是否超出范围的比较标准应该是原独立权利要求而不是对应的从属权利要求，但同时，最高法院并没有完全放开原独立权利要求保护范围内的修改自由， 但严格限定修改必须满足“本领域技术人员在阅读原权利要求书及其说明书和附图后能够‘直接、清楚地推导出来’”。

本案中，国家知识产权局在无效程序中受理的对诉讼请求的修改，在随后的行政诉讼中未得到法院的支持，反映出国家知识产权局与法院在无效程序中是否应当受理对诉讼请求的修改的标准不一致。可见，专利权人的修改在各个环节都存在不被受理的风险，这启示我们在实践中要严格把握无效程序中权利要求修改的方式，以原独立权利要求、说明书和附图为限，避免因修改被认定为“超出范围”而不被受理而丧失专利权。此外，在专利申请阶段，应尽可能将所有可行的技术方案纳入说明书，以支持后续权利要求的修改，提供足够的修改空间，为专利权人争取更多的机会保留专利权。