专利分案的权利要求必须是母案的权利要求吗？

分部门专利申请了解专利申请时限，在专利申请策略工具箱中有着重要的作用。分策略熟练运用专利申请是高级专利代理人的必备技能。在专利布局框架内实施专利申请战略时，分部门把握专利申请时机非常重要。法律规定专利分案申请的初衷主要是为了解决原申请的权利要求之间的单一缺陷问题(又称“母案”)。申请人基于审查员在专利审查过程中指出的单一缺陷提出的分案申请是被动的，只要严格按照审查意见通知书中规定的期限提出分案申请，这里应该不存在争议。我国法律不禁止专利申请人自愿提出分案申请，这为专利代理人利用分案申请丰富专利申请策略提供了空间。我国在法律上对主动分案申请的立案期限仍没有明确具体的规定，导致专利申请实践中准确把握这一期限存在问题。虽然没有明确规定主动分案申请的起算日期，但根据分案申请的性质和目的，应当在母案的立案日期之后。在申请实务中，关于分案申请的起始日期争议较少，分案申请的截止日期更引人关注和争议。提交专利申请的截止日期应该是什么时候？根据专利法实施细则第四十二条第一款(一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请)和第五十四条第一款(国务院专利行政部门发出授予专利权通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的，国务院专利行政部门应当授予专利权，颁发专利证书，并予以公告。)据知，提出分案申请的截止时间应在申请人收到母案授权通知后办理母案登记手续的两个月期限届满前。尽管《专利审查指南》在第一部分第一章第5.1.1 (3)节中进一步规定“申请人最迟应当在收到专利局对原申请授予专利权的通知之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满前提出分案申请”，但仍未明确哪一天为截止日期。

因此，正确理解“办理登记手续的期限”成为确定分案申请期限的前提，笔者提供两点理解。第一，直接对上述相关规定作了字面解释，即“办理登记手续的期限”是指申请人收到专利授权通知后法律允许的两个月期限，由此可以直接推导出分案申请的截止时间为申请人收到授权通知之日起两个月届满之日。按照这种理解，“办理登记手续的期限”是固定的两个月，我们可以称之为“固定期限”。第二，根据专利法的立法精神，解释了目的，即“办理登记手续的期限”应当是指自收到专利授权通知之日起至实际完成登记手续之日止。如果申请人主动放弃办理注册手续，期限与第一次了解相同，我们称之为“无固定期限”。笔者赞同第二种理解:分案申请是专利申请过程中的一个概念。分案申请是一种基于母案申请的专利申请，受母案申请日和公开范围的限制。从关于分案申请的规定来看，专利法实施细则第三章和专利审查指南第一、二部分都有规定，即专利申请审查阶段，所以是分案申请。这一点可以从《专利审查指南》第一部分第一章第5.1.1节“提交分案申请的时间”的规定中看出。即使收到驳回或视为撤回通知，申请人也可以在法律规定的寻求救济的期限内提出分案申请。如果申请人提起复审甚至行政诉讼，只要相关判决或决定没有生效，申请人仍然可以提出分案申请。一些通俗的描述是:在母案申请仍有抢救希望(未死亡)的期限内，可以提出分案申请。换句话说，上述期间仍处于母专利申请的审查阶段，因此在此阶段可以提出分案申请。当然，如果母案已经登记并公告授权，授权状态已经确定，母案申请阶段终止，结案，那么母案专利授权公告后就不应该允许分案申请。因此，在母案已经授权或不能授权期间，不应允许分案申请。

“无固定期限”比“固定期限”更能照顾申请人的利益。如果是第一种意义上的期限固定，一旦申请人未能在上述“固定期限”内提出分案申请，也将失去根据专利法实施细则第六条申请恢复权利的机会。但根据第二种理解中的“无固定期限”，在权利恢复程序完成后，授权登记程序完成前，可以提出分案申请。由此看来，“无固定期限”比“固定期限”长得多，有利于保护申请人的利益。“定期”会损害公众的信托利益。专利授权公告具有公示效力，也是公众了解被授权专利的公开内容和核定保护范围的信息来源，从而指导公众开展相关的研究、生产和经营活动。如果按照第一种理解中的“固定期限”，在母案专利申请授权公告后，允许对专利申请进行分割，从而获得不同于母案保护范围的专利授权，法律对社会生产生活的指导功能就会丧失，并且在知道并分析母案公告内容的前提下，他人的相关生产经营活动仍会存在未知风险，损害社会公众的信赖利益，不符合知识产权法平衡利益的立法宗旨。采用“固定期限”会与捐赠原则相冲突。根据《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件适用法律若干问题的解释(一)》第五条规定，对于仅在说明书或者附图中有所描述而在权利要求书中没有记载的技术方案，人民法院不予支持。这是我国确认“捐赠原则”可以适用于司法实践的相关规定。如果采用第一种理解中的“固定期限”，就显得分案申请是在母案申请授权公告后提出的。如果最终授权分案申请，将与上述司法解释相冲突。根据法律规定，分案申请中的权利要求不能与母案相同，但分案申请的技术方案必须已经记载在母案申请中，也就是说，分案申请的技术方案记载在母案中，但不包括在母案的授权权利要求中。根据上述司法解释，已经公开且未纳入要求保护范围的技术方案，应当视为申请人对公众的捐赠，成为公知公共技术。如果上述分案申请被授权，依法应受法律保护，会产生冲突。

根据上述司法解释的规定，申请人在确认母案授权的同时，应当将未包含在母案权利要求中且记载在母案说明书中的技术方案捐赠给社会。如果申请人按照第一种理解中的“固定期限”申请上述捐赠的技术方案，从而将捐赠的技术方案归为己有，这不仅违背了诚实信用原则，也损害了社会公众的利益。无论母案最终是否获得授权，提交分案申请的截止日期应限于母案的授权地位确定之日。(乐至。com-领先的一站式知识产权服务平台，专注于发明专利申请、专利无效和国际专利保护业务)

￥

5.9

百度文库VIP限时优惠现已开启，享受6亿+VIP内容。

现在就去拿

理解专利分案申请的期限

专利分案申请在专利申请策略工具箱中占有重要地位。熟练运用专利分案申请策略是高级专利代理人的必备技能。在专利布局的框架内实施专利申请战略时，把握专利分案申请的时机非常重要。

法律规定专利分案申请的初衷主要是为了解决原申请的权利要求之间的单一缺陷问题(又称“母案”)。申请人基于审查员在专利审查过程中指出的单一缺陷提出的分案申请是被动的，只要严格按照审查意见通知书中规定的期限提出分案申请，这里应该不存在争议。

第1页

我国法律不禁止专利申请人自愿提出分案申请，这为专利代理人利用分案申请丰富专利申请策略提供了空间。我国在法律上对主动分案申请的立案期限仍没有明确具体的规定，导致专利申请实践中准确把握这一期限存在问题。

虽然没有明确规定主动分案申请的起算日期，但根据分案申请的性质和目的，应当在母案的立案日期之后。在申请实务中，关于分案申请的起始日期争议较少，分案申请的截止日期更引人关注和争议。