“***存协议”需要哪些条件?

在商标注册申请过程中,在先近似商标往往是申请商标顺利注册的最大障碍,申请人提交的商标常常会以与他人的在先商标构成近似为由被驳回。在驳回复审中除了可以争辩申请商标与在先商标不构成近似之外,设法消除在先障碍也是商标可以顺利获得注册的关键。那么,消除在先障碍的方式有哪些呢?

一般情况下,有几种方式可供参考:1、可考虑以连续三年不使用为由对在先引证商标提起撤销申请。2、可考虑对在先引证商标提起无效宣告申请。3、可考虑与在先商标权利人谈判购买其商标。4、可考虑与在先商标权利人谈判签订“***存协议”。小辉今天想跟大家重点分享一下“***存协议”在实务中对获取商标权是否可行。

众所周知,商标权属于民事权利中的知识产权,具有私权的属性,在解决私权冲突中,允许当事人以意思自治的方式处分各自的民事权益。因此,不同权利人拥有的近似商标可以获得***存,双方签订***存协议成为解决商标权利冲突的一种重要手段,也是申请人常常优先选择的方法之一。使用***存协议解决相同或近似商标之间的权利冲突往往发生在两个阶段:一是发生在国家知识产权局的驳回复审阶段。二是发生在北京知识产权局的行政诉讼阶段。

据国家知识产权局统计,在2018年、2019年商标诉讼败诉案件中,因为申请人在诉讼阶段提供商标***存协议导致商标局败诉的分别有2.0%、2.7%,[1]由此可见,在行政诉讼阶段对***存协议的采信还是很有空间的,使用商标***存协议来解决商标权利冲突是一种比较可行的方法。

根据多年的实务经验,小辉认为国家知识产权局对***存协议的态度是有条件的采信,即,对相同商品上相同商标之间的***存协议一般不予采信,因为无法排除混淆存在的可能性;对涉及医疗卫生或特种食品行业上的***存协议严格采信,因为这些行业均与消费者生命健康息息相关。

也就是说,对于商标***存协议,国家知识产权局并不是绝对的采信,也不是绝对的不采信,而是有条件的采信,***存协议仅仅是排除申请商标与在先商标混淆的初步证据,还要结合具体情况和实践。

那么,下面就通过两个案例来和大家分享讨论一下:

案例一:

案情梗概:

申请商标申请注册在第43类有关服务上,商标局因申请商标与在先商标近似为由,并引证上述引证商标一、引证商标二驳回了申请商标的注册申请,申请商标注册人不服提起驳回复审,并在驳回复审阶段提交了与引证商标一、引证商标二权利人签署的商标***存协议。经审理,原商评委采信了商标***存协议,认为:鉴于引证商标一、引证商标二所有人出具了同意书,且申请商标与引证商标一、二整体尚存有一定区别,故可不判为类似服务上的近似商标。决定:申请商标在复审服务上的注册申请予以初步审定。

在本案中,申请人与引证商标权利人签署的***存协议主要涉及以下内容:

1、引证商标权利人允许申请人申请商标与其名下引证商标***存;

2、申请人与引证商标权利人来源于同一集团公司旗下,系关联公司;

3、申请人保证提供的商品或服务与引证商标权利人品质相同;

相关消费群体在购买申请人或引证商标权利人提供的商品或服务时,即使认为申请人与引证商标权利人存在一定联系,但因申请人与引证商标权利人来源于同一集团公司旗下,系关联公司,并没有造成实质性的混淆和误认,且申请商标与引证商标尚存有一定的区别,消费者足以区分,不会引起消费者的混淆和误认。因此,商标局采信了申请人与引证商标权利人签署的***存协议。也就是说,对于在相同或类似商品上的商标,即使有一定近似度,但是能够达到尚可区分的程度,能够排除混淆可能性的,***存协议还是会予以采信的。

案例二:

案情梗概:

驳回复审阶段:

申请商标申请注册在第3类“化妆品”等商品上,商标局因申请商标与在先商标近似为由,并引证上述引证商标一至五驳回了申请商标的注册申请,申请商标注册人不服提起驳回复审,并在驳回复审阶段提交了引证商标一所有人出具的商标***存同意书。

至本案审理时,引证商标二已被撤销,引证商标三核定使用的商品与申请商标不构成类似商品,引证商标五已被驳回,故引证商标二、三、五不再构成本案中的在先权利障碍。虽然申请人提交了引证商标一所有人出具的商标***存同意书,但鉴于申请商标文字“JOY”与引证商标一文字“JOY”文字构成相同,且文字表现形式亦无明显差异,申请商标与引证商标一如若***存于类似商品上会引起消费者混淆。鉴于保护消费者利益亦是《商标法》立法宗旨之一,故对于申请人提交的***存同意书,不予采纳。

经复审认为:申请商标与引证商标一、四在文字构成、呼叫等方面相近,已构成近似商标。申请商标指定使用的“化妆品”等复审商品与引证商标一、四核定使用的“化妆品”等商品属于同一种或类似商品。申请商标与引证商标一、四***同使用在同一种或类似商品上,易使相关公众对商品的来源产生混淆,故申请商标与引证商标一、四已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。申请人提交的证据不足以否定混淆存在的可能性。决定:申请商标在复审商品上的注册申请予以驳回。[2]

诉讼阶段:

申请人不服,向北京知识产权法院提起行政诉讼。

一审阶段:申请人提交了引证商标四所有人出具的商标***存同意书,且明确表示放弃诉争商标在0301群组复审商品上(即与引证商标一存在冲突的商品)的注册申请,且明确认可诉争商标指定使用的其余复审商品与引证商标四核定使用的商品构成类似商品。北京知识产权法院认为:鉴于申请人明确表示放弃诉争商标在0301群组“洁肤乳液;剃须皂”商品上的注册申请,故引证商标一不再构成诉争商标获准注册的在先权利障碍。诉争商标与引证商标四在字母构成及整体外观上有所不同,且引证商标四权利人已向申请人出具了《同意书》,明确同意申请人在中国注册和使用诉争商标。在无证据表明该《同意书》会对消费者利益造成损害的情况下,对该《同意书》的效力予以认可。故引证商标四不再构成诉争商标获准注册的在先权利障碍。判决:一、撤销被诉决定;二、国家知识产权局重新作出决定。

国家知识产权局不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。

二审阶段:

二审法院认为,诉争商标标志由英文字母“JOY”构成,引证商标四标志由英文字母“JOY”“DIOR”构成,其中,“DIOR”位于“JOY”的“O”之中,相对于“JOY”颜色较浅。诉争商标与引证商标四若同时使用在类似商品上,相关公众施以一般注意力时,易对商品来源产生混淆误认。《同意书》虽载明诉争商标的具体信息以及双方商标***存的意愿,但诉争商标与引证商标四高度近似,二者指定或核定使用的商品构成类似商品的情况下,不能仅以同意书为依据,准予诉争商标的注册申请。在案证据不足以证明诉争商标申请人与引证商标四权利人存在关联关系,且该情形亦非诉争商标核准注册的当然依据。诉争商标在“香水等”商品上与引证商标四构成使用在类似商品上的近似商标。原审判决对此认定错误,予以纠正。判决:一、撤销原审判决;二、驳回让巴杜公司的诉讼请求。[3]

从本案例中,我们可以看出,对于相同或类似商品上的相同商标或高度近似商标,无论是在行政阶段的国家知识产权局还是诉讼阶段的法院,对是否采信***存协议还是很谨慎的,需要综合考虑多方因素。对于引证商标四所有人出具的***存同意书,一审法院采信了,是对商标权作为一种私权利允许当事人自由处分的认可,而二审法院未采信,则是出于对公***利益的考量,商标权人在行使自己权利的同时不得损害国家利益、社会公***利益以及他人合法的权益。虽然在先商标权利人出具了***存同意书,但是在两商标高度近似且使用在类似商品上时,极有可能造成消费者的混淆误认,进而损害消费者利益或社会公***利益,二审法院未将***存协议作为排除混淆误认的证据。

由此可见,商标***存协议是在获取商标权利、解决商标权利冲突时的一种可行的方式但也并不是一种绝对保障方式。***存协议仅是排除申请商标与在先商标混淆的初步证据,但并不能仅以此作为申请商标与在先商标不构成混淆的依据,还需要综合考量、综合判断。除考虑不同商标注册人之间的关联性、商标***存意愿外,还要考虑相关商标的构成要素及其整体近似程度、相关商标的显著性和知名度以及所使用商品的关联程度等因素。