337调查的应对策略

大多数中国企业积极应对337条款，这是一个非常可喜的现象。因为一个轻微侵权的排除令足以致命，让被告无法继续经营。一系列中国产品，如打火机、打印机墨盒、赖氨酸产品、电池和其他产品，在美国国际贸易委员会(ITC)被指控侵犯知识产权。以前很多中国公司选择无视，大部分都积极响应，这是一个很可喜的现象。本文将讨论如何应对美国337条款的行政诉讼。在美国提起337条款诉讼的原告可以是美国公司，也可以是外国公司，比如日本公司，或者是在美国拥有知识产权的德国公司。337条款规定，如果任何进口行为是不公平的(主要针对侵犯专利权或商标权，包括侵犯版权、不正当使用商业秘密、侵犯普通法商标权和其他商业侵权)，并且可能抑制或垄断美国产业，美国国际贸易委员会可以进行调查。提交给ITC的起诉书必须证明相关专利所涵盖的产品已经形成国内产业，或者上述产业正在美国兴起。“国内产业”的要求分为两部分，一部分涉及技术，一部分涉及经济。在技术方面，原告必须证明专利所涵盖的产品已经在美国生产或销售。在经济上，原告必须证明自己在制造设施和设备上投入了相当大的金额，花费了大量的人力和财力，或者在产品开发上进行了实质性的投入，包括工程、研发或者许可。如果ITC经过调查和审理确认进口产品侵犯知识产权，可以根据337条款发布两个命令:一个是“停止令”，一个是临时或永久的“禁止令”或“排除令”。前者类似于美国地方法院发出的禁制令，要求被告立即停止侵权行为。如果被告执意将侵权产品进口到美国，并不顾这一命令进行销售，他可能会被罚款很多。后者明确禁止侵权产品进入美国。ITC可以发布全面排除令，不针对特定进口商，而是针对侵权产品，禁止特定类型的所有侵权产品进口到美国。即使是有限排除令也适用于被告的所有侵权产品。ITC的排除令并没有明确具体型号，只是对禁止进口的侵权产品进行了大致描述。因此，如果美国市场是被告的主要市场，那么一个确定最小侵权的排除令就足以致命，足以阻止被告继续经营。禁令还被用来阻止被告出售已经进口到美国的侵权产品库存。337条款将美国进口的不公平贸易分为1和普通不公平贸易两类。所谓普通不公平贸易行为，是指货主、进口商或承销商在将产品进口到美国或进口后销售时的不正当竞争手段和不当行为。但其非法性必须满足两个条件:一是美国有相关产业或产业正在建立；第二，它的伤害已经到了相当的程度。2.知识产权不公平贸易是指在美国销售侵犯受美国法律保护的著作权、专利权和商标权的产品的行为。只要美国存在与该产业相关的产业或者该产业正在建立，涉及知识产权的不公平贸易行为就是违法的，不需要证明是否对美国产业造成了损害。337条款有两个特点，一是调查程序短而快(调查仅限于12或15个月)，二是补救措施非常严厉。一旦认定侵权，不仅被告的相关产品可能被永久禁止进入美国，被告国内同行业的同类产品也可能被永久禁止进入美国市场。337条款诉讼是一种行政诉讼，除了快速裁决和禁令之外，不给予原告任何经济补偿。因此，原告往往会双管齐下，一方面在ITC进行行政诉讼，同时在联邦地区法院提起民事侵权诉讼，以获得经济赔偿。在行政诉讼过程中，联邦地区法院通常会中止民事诉讼的审理。在产品出口美国之前，企业首先要提高知识产权意识，防患于未然。在华企业应提前做好准备，首先进行专利检索，确定是否有可能侵犯涉及产品或产品制造方法的美国专利，包括邀请专家分析产品在美国的专利保护状况。相对于败诉的损失，专利检索的成本真的可以忽略不计。如果发现可能侵犯美国公司的专利权，要及时修改产品，避免侵犯知识产权。如果有侵权的可能，可以用其他方法绕过专利，避免侵权。如果某些核心专利无法绕过，也可以从专利所有人处获得专利使用许可，或者与进口商达成协议，由进口商承担侵权责任。对于337调查案，如果采取不应诉的“鸵鸟政策”，ITC将做出缺席判决，这意味着被调查产品将长期甚至永远失去美国市场。一旦被告积极应诉，至少可以获得谈判筹码，胜诉或者与原告庭外和解。一些被告公司认为只要关闭公司，重新注册一家公司东山再起，就可以避免缺席判决的后果，这是非常谬误的。如上所述，ITC的禁令或排除令针对的是侵权产品，而不是特定的公司。即使公司改头换面，只要还生产同样的侵权产品，还是无法进入美国市场。中国正在向出口型经济转型，很多企业往往在一个行业生产类似的产品。337条款诉讼经常同时针对许多中国企业。在这种情况下，我国企业可以联合起来应诉，从而降低诉讼成本。行业内的商会往往可以组织协调。例如，在温州打火机诉讼中，温州烟具商会发挥了不可或缺的作用。ITC调查实际操作中有三种交织的情况，在涉及多项专利指控的诉讼中成为被告的障碍:(1)向原告和第三人取证的时间非常有限；(2)行政法官举行听证和发布裁决的时间非常有限；(3)委员会要求行政法官对听证会上提出的每一项争议做出裁决。因此，即使行政法官因为专利无效而判定不存在侵权，他仍然必须对听证会上提出的涉及上述专利的所有争议做出裁决。时间上的限制会对原告非常有利，而且随着纠纷数量的增加和开庭的临近，会不断给被告造成压力。被告可以通过简易判决的动议减轻原告施加的压力，降低风险。简易裁决的建议只能针对重大纠纷，如侵权不存在、专利无效或不可执行、国内产业缺失等。如果成功，将做出简易裁决，在不举行最终听证会的情况下，将该专利从调查范围中撤销。即使原告有不可辩驳的侵权立场和专利有效性，上述专利也不在委员会的调查范围之内。被告可以在听证会上花更多的时间对剩余的专利进行进一步的陈述，并为每一项辩护提供充分的证据。即使简易裁决的动议不成功，它仍然有助于缩小争议的范围。至少上述动议可以检验行政法官在这一辩护中的立场。如果动议被完全驳回，被告可以放弃上述抗辩，在听证会上陈述其他抗辩。如果行政法官否决了动议，但对答辩有兴趣，被告可以深化辩论，提供补充证据，可以在听证会上或者在随后的简易裁决动议中提交。在审理过程中，被告也可以辩称自己的产品没有侵犯对方的专利权。专利权的权利可以包括一个或多个技术要素。只有当被控产品涉及权利的所有技术要素时，才能判定为侵权，否则不算侵权。此外，被告还可以辩称原告的专利权无效，如:专利权的覆盖面太广，原告在申请专利时已经有类似的技术，专利缺乏新颖性。如果分析败诉后的策略，被告可能败诉，或者答辩后被判侵权，并不意味着全军覆没。首先，被告可以绕过专利，根据分析或ITC的侵权行为重新设计产品，重新夺回美国市场。如果遇到绕不过去的核心专利，可以和原告协商成为被告的代工厂商，即生产贴有原告品牌的产品。这样做当然会让原告获得更多的利润，但是如果市场巨大，被告还是可以通过薄利多销生存的。其次，被告也可以与原告协商获得专利的使用许可，并支付合理的许可费。这种做法对被告更有利，因为专利许可费可以从被许可方的利润中作为基数支付，这是一个双赢的局面。即使专利持有人坚持以销量为基数，被许可方也可以通过谈判试图降低许可费，不是以整个产品为基数，而只是以专利所涉及的部分的价值为基数。另外，被告可以与原告协商成立合资企业，由原告提供专利技术在中国制造产品。因为中国劳动力成本低，很多外企愿意和中国公司合资降低成本，这也是双赢。